I – Conflito entre marca, nome empresarial, título de estabelecimento e nome de domínio
REsp 1.238.041/SC (2011/9035484-1)
Partes:
– Geração Comércio de Automóveis Ltda. (São Paulo)
Autora – Apelante – Recorrente
– Boeira & Boff Ltda. ME (Santa Catarina)
Ré – Apelada – Recorrida
Do exame do acórdão, apesar de diversas referências ao princípio da especialidade (ou da especificidade, no jargão do acórdão), parece não haver qualquer questão relativa à especialidade dos sinais distintivos objeto da lide – ambos são iguais (Geração) e se aplicam ao ramo de comércio de veículos.
O que se discute é, exclusivamente, o âmbito territorial dos sinais distintivos de cada uma das partes. O que implica na análise cronológica da aquisição dos direitos de cada qual.
Boeira & Boff Ltda. constituiu-se em 1996 perante a Junta Comercial de Santa Catarina, declarando no seu ato constitutivo o título de estabelecimento adotado – Geração.
Com esse ato teria adquirido o direito ao título de estabelecimento no território do Estado de Santa Catarina (por analogia à proteção do nome empresarial conforme o Código Civil), ou no território do município (por aplicação da antiga norma do Código da Propriedade Industrial de 1945), ou no âmbito territorial de sua atuação (segundo as regras das normas de concorrência desleal – área da clientela). Mas sempre um direito territorialmente limitado.
Já Geração Comércio de Automóveis Ltda. foi constituída em São Paulo no ano de 2001, quando adquiriu direito ao seu nome empresarial no território de São Paulo, na conformidade da atual regra insculpida no Código Civil de 2002 e lei 8.934/94.
Assim permaneciam, cada qual em sua área geográfica de atuação. Alterando o panorama, a sociedade paulista requereu, em 2003, o registro da marca GERAÇÃO com o fito de estender a proteção local para todo o território nacional. Essa marca, depositada em 2003 foi concedida em 2010 na classe 12 (indústria e comércio de veículos) e se acha em vigência, sem, no entanto, atingir o uso anterior por parte de Boeira & Boff Ltda., direito adquirido no Estado de Santa Catarina1. A sociedade catarinense, no entretempo, solicitou registro para a mesma marca em 2004 na classe 35 (estabelecimento comercial), registro esse concedido em 2013, para valer em todo o território nacional2. Reabriu-se, assim, canhestramente, a questão da especialidade, uma para indústria e comércio de automóveis, outra para loja de comércio de automóveis. Ou seja, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), metendo a colher, conclui que a classe 12 é diferente da 35 no caso.
Isso posto, o Relator no STJ, Marco Aurélio Bellizze, concluiu:
“Assim, seja por deter registro próprio junto ao INPI, seja por aplicação harmonizada do princípio da anterioridade e da territorialidade, a par de discutível a convivência das duas marcas sob o prisma da especialidade, deve-se reconhecer o direito de exploração da marca ao primeiro utente de boa-fé, in casu, o recorrido.
Esse direito de exploração, na hipótese dos autos, contudo, não está restrito ao âmbito territorial do estado relativo à junta comercial, diante do registro posterior também efetuado pelo recorrido – ao menos, enquanto válidos os registros.
Quanto ao domínio utilizado na rede mundial de computadores, aplica-se o princípio ‘first come, first served’, como definido no relevante e já citado voto do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva (REsp 658.789/RS, terceira turma, DJe 12/9/13).
Isso porque, a despeito da ressalva lá consignada quanto à eventual contestação por titular de registro de marca ou nome empresarial utilizado na composição do domínio, nesta hipótese, ambas as partes têm legítimo direito à utilização dos termos ‘Geração Automóveis’.
Com essas considerações, atendo-se aos estritos limites em que posta a lide, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento. É como voto.”
É preciso acrescentar que, tradicionalmente, as marcas eram de indústria e/ ou comércio, seja na Convenção de Paris, seja nos Códigos de Propriedade Industrial brasileiros. Em um certo momento, o INPI eliminou o registro dos títulos de estabelecimento e das insígnias, pontificando que estas últimas se referiam à prestação de serviços, ainda em âmbito territorialmente limitado. Posteriormente, tanto as Convenções internacionais quanto a lei interna vieram a prever as marcas de serviços, de âmbito nacional.
Então, na lei nacional passamos a ter as marcas de produtos (leia-se de indústria e/ou comércio) e as marcas de serviços. Até aí tudo bem, a não ser que se passou a considerar que comércio é serviço!…
Assim, os estabelecimentos comerciais e de serviços passaram a registrar suas marcas na categoria serviços (classe 35 em diante). O resultado é que passamos a ter uma marca de produto (que compreende o comércio) e marcas de serviços (que também compreendem comércio).
Fácil de ver o resultado, como no acórdão em exame.
No meu Licença de uso de marca e outros sinais distintivos escrevi:
“Marca de comércio, propriamente dita, é aquela aposta pelo comerciante ou distribuidor em acréscimo à do fabricante, com ela coexistindo, lado a lado, na oferta do produto ao público (lembra-se que não é lícito ao comerciante suprimir a marca do fabricante sem sua expressa concordância). Quando o comerciante apõe sua marca ao produto sem que nele conste outra marca, a sua atuará como marca de fábrica, devendo ele responder perante o consumidor como se o fabricante fora (da mesma forma como o sócio comanditário passa a responder solidariamente se seu nome constar da firma, à semelhança do sócio-gerente da limitada que omita essa indicação). Exemplo comum desta hipótese são os supermercados com seus departamentos de marcas próprias, que assinalam produtos de terceiros como se próprios fossem. A marca de comércio indica que seu proprietário selecionou a mercadoria que revende ou distribui com a diligência que dele se espera. Quando se trata de um estabelecimento comercial reputado, a marca de comércio serve como recomendação do produto por ele comercializado, justificando muitas vezes para o consumidor que os preços sejam mais elevados.
Uma categoria relativamente moderna é a das marcas de serviço. Na medida em que a prestação de serviços se achava restrita a determinado local, pareceu ao legislador suficiente a existência do título de estabelecimento e da insígnia para assinalar essas atividades. A prestação de serviços, entretanto, organizou-se sob a forma de empresa e estendeu suas atividades em nível nacional e internacional, destacando-se de um local determinado, onde era fácil para o usuário encontrar o responsável pelos serviços de que se utilizasse. Da mesma maneira que o fabricante recebe as boas e más consequências da opinião do público sobre seus produtos, o proprietário da marca de serviço aparece para o público como se os serviços fossem por ele prestados, mesmo que delegue a terceiros sua execução.”(op. cit. p. 17-8)
O que se verifica é que o INPI estabeleceu nefasta confusão entre marca de comércio e marca de serviço. COMÉRCIO NÃO É SERVIÇO.
Para bem colocar a distinção, vamos ao Código Comercial do Império, de 1850 (revogado parcialmente pelo Código Civil de 2002).
O art. 4º daquela lei dispunha:
“Ninguém é reputado comerciante para efeito de gozar da proteção que este Código liberaliza em favor do comércio, sem que se tenha matriculado em algum dos Tribunais do Comércio do Império, e faça da mercancia profissão habitual (art. 9º).”
No entanto, o Código de 1850 não definiu mercancia, conceito que pode ser retirado da 2ª alínea, do art. 191, daquela lei:
“É unicamente considerada mercantil a compra e venda de efeitos móveis ou semoventes, para os revender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso (…).”
Note-se que a antiga lei não definia indústria, mencionada no art. 19 do regulamento 737como empresas de fábrica.
Os serviços da classe 35 da Classificação de Nice (10ª Edição, versão 2015) compreendem publicidade, gestão de negócios comerciais, administração cambial e trabalhos de escritório (trabalhos de oficina). Ou seja, serviços auxiliares ao comércio, e não ao comércio em si, como se vê na seguinte nota explicativa:
“Esta classe não inclui, notadamente:
– as atividades de uma empresa, cuja função primordial seja a venda de mercadorias, i.e., uma empresa dita comercial;”
Mesmo do ponto de vista tributário, o comércio (distribuição) incide no ICM e a prestação de serviços no ISS.
Portanto, o INPI incluir uma loja de automóveis na classe 35 não passa de erro crasso da administração pública.
Se não, vejamos.
Em seu Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II – Tomo II, 3 in fine, escreveu João da Gama Cerqueira:
“Merece reparo, ainda, a parte final do artigo [93], que considera as marcas como sinais distintivos de atividade industrial, comercial, agrícola ou civil, quando a sua função é distinguir produtos ou mercadorias, como declara o art. 89.”
Referia-se o Mestre Gama Cerqueira ao Código da Propriedade Industrial de 1945, promulgado pelo decreto-lei 7.903.
Dessa lei, é importante transcrever os arts. 89 e 90:
“Art. 89. As marcas registradas, de acôrdo com êste Código, terão garantido o seu uso exclusivo para distinguir produtos ou mercadorias, de outros idênticos ou semelhantes, de procedência diversa.
Parágrafo único. Considera-se marca de indústria aquela que fôr usada pelo fabricante, industrial, agricultor ou artífice, para assinalar os seus produtos e marca de comércio, aquela que usa o comerciante para assinalar as mercadorias do seu negócio, fabricadas ou produzidas por outrem.
Já no vol. I de seu famoso Tratado, Gama Cerqueira destacava ter o fabricante e o comerciante “o máximo interesse em individualizar e distinguir os artigos que produz ou vende” (119). Informava o autor que a finalidade das marcas, em seu antigo conceito, “era indicar ao consumidor o estabelecimento em que o artigo era fabricado ou a casa comercial que o expunha à venda” (120).
Não se discute, portanto, que a marca é aposta no artigo (produto da indústria ou mercadoria do estabelecimento comercial).
A questão é saber-se como proteger o nome de estabelecimento que comercializa os artigos (produtos ou mercadorias).
A respeito, o Código de 1945 regulava os títulos de estabelecimento e as insígnias:
Art. 114. Constituem título de estabelecimento e insígnia, respectivamente, as denominações, os emblemas ou quaisquer outros sinais que sirvam para distinguir o estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, ou relativo a qualquer atividade lícita.
Art. 115. O registro do título ou da insígnia somente prevalecerá para o município em que estiver situado o estabelecimento, considerando-se, para esse efeito, como município o Distrito Federal.
Mas, leis posteriores revogaram os dispositivos que regulavam o registro dos títulos e das insígnias, remetendo sua tutela para legislação especial, que nunca veio.
Assim, canhestramente o INPI, através de atos administrativos, e não da lei, veio a incluí-los entre as marcas de serviços, o que não são.
Não se esqueça que as lojas de automóveis usualmente utilizam suas marcas de comércio (título de estabelecimento) nos vidros traseiros dos veículos que comercializam, ou seja, nos próprios produtos ou artigos.
Então, vamos à Economia.
O prof. J. Pinto Antunes, Catedrático de Direito Econômico na Faculdade de Direito da USP (já falecido), em sua obra A PRODUÇÃO SOB O REGIME DE EMPRESA (Ed. Bushatsky, 1973), nas páginas iniciais (27/29), escreveu:
O comerciante, fazendo o papel de distribuidor desta produção, multiplica a possibilidade da satisfação de muitos consumidores que, de outra maneira, teriam os seus desejos insatisfeitos. É, por isso, criador de ofelimidades, ou por outras palavras – é produtor de riquezas, de bens, em forma de serviços.
…
É sem dúvida, produtiva a atividade comercial.
Aquele que se dedica ao transporte é, também, produtor.”
Vê-se que a Economia acaba confundindo produção, comércio e serviços, não sendo útil para nossas indagações, valendo mencionar Louis Baudin:
“…et l’économiste qui est seulement économiste est un médiocre économiste” (L’Aube d’ un Nouveau Libéralisme, 1953).
Temos, assim, de retornar à interpretação jurídica.
A classificação de Nice, na nota explicativa da Classe 35, inclui “o agrupamento para terceiros de produtos diversos… permitindo ao consumidor vê-los ou compra-los comodamente”.
Vejo aí três personagens: o vendedor, o consumidor e aquele que agrupa para terceiros produtos diversos, ou seja, o prestador de serviços que organiza a gôndula do supermercado ou arruma esteticamente as vitrines.
No final das contas, arrumar gôndolas ou vitrines não passa de uma espécie de design, e não vamos visualizar no adorno de um produto a prestação de serviços do fabricante ao consumidor.
II. A vexata quaestio da importação paralela de marcas
O julgamento, em 5/6/12, do REsp 1.249.718/CE, aparentemente solucionou a questão da importação paralela de marcas, mas não me convenceu.
Se não, vejamos.
A questão se cinge à interpretação do inciso III do art. 132 da Lei de Propriedade Industrial, a saber:
Art. 132. O titular da marca poderá:
(…)
III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com o seu consentimento (…).
Conclui o acórdão do STJ que não há necessidade de interpretação de referido artigo e inciso, que são suficientemente claros: a contrario sensu, se não houve consentimento do titular da marca, o produto marcado não pode ser internado no mercado nacional, eis que o legislador optou pela exaustão nacional, no caso.
Uma coisa é clara: se o titular do registro da marca concordou com a importação do produto, não ocorreu ilícito.
Mas, se não houve concordância do titular do registro, expressa ou tácita, a conclusão de ilicitude não é automática.
O inciso III do art. 132, permite a importação se não houve discordância do proprietário da marca, mas não a proíbe em seu próprio texto.
É preciso que o intérprete vá ao art. 129 da mesma Lei de Propriedade Industrial para completar seu raciocínio. Dito art. 129 assegura “ao titular (do registro da marca) seu uso exclusivo em todo o território nacional”.
Agora sim. O titular da marca adquire seu uso exclusivo (art. 129) e o inciso III do art. 132 o excepciona.
A questão é: o inciso III do art. 132 é a única exceção à exclusividade estabelecida no art. 129?
Se fizermos um paralelo com o direito do titular de uma patente, na mesma Lei de Propriedade Industrial, veremos que o art. 42 estabelece o direito exclusivo do titular da patente e o art. 43 relaciona sete exceções, inclusive o inciso IV, que cuida, também, da importação paralela:
Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:
(…)
VI – a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.
Assim, em princípio, a exaustão no campo das patentes é exaustão nacional.
Mas, se formos ao §4º do art. 68 da Lei de Propriedade Industrial, veremos ser admitida a importação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com seu consentimento.
Agora, trata-se de exaustão internacional (v. importação e colocação no mercado).
Quando a exaustão nacional do inciso IV do art. 43 se transforma em exaustão internacional? No caso de importação para exploração da patente. Ou seja, se o titular da patente importa, terceiros poderão importar.
Isso porque se o titular da patente importa para evitar a licença compulsória prevista no §1º do art. 68, está praticando um abuso (falta de exploração da patente no território = abuso, v. item 2 do art. 5º da Convenção de Paris).
Nesse caso, a transformação da exaustão nacional em internacional tem por fim atenuar o abuso de obter uma patente e não explorá-la no território, suprindo a falta de fabricação local pela importação do produto.
Nesse evento, a falta de exploração da patente também reflete nas marcas, transformando a exaustão nacional em internacional, ex vi do art. 132:
Art. 132. O titular da marca poderá:
(…)
III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com o seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68.
Mas a exaustão internacional das marcas é consagrada no art. 190:
Art. 190 Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque:
I- produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte.
Realmente, resta pouco espaço para a defendida exaustão nacional das marcas.
O fato é que o inciso III do art. 132 nada proíbe. Autoriza o uso da marca pelo revendedor de produto legitimo.
Ou, como diria Goffredo da Silva Telles, a norma é autorizante.
Retornemos à questão da suposta proibição de importação paralela. Segundo o STJ, estaria no art. 129: (…) assegurando ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional (…)”.
Mas, qual o modus desse direito?
Se retornarmos às patentes. O direito do titular está expresso no art. 6º: “(…) será assegurado (ao autor) o direito de obter patente que lhe garanta a exclusividade, nas condições estabelecidas nesta lei”.
O modus está no art. 42:
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:
I- produto objeto da patente;
Processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
E, ainda, comas restrições e exceções colacionadas no art. 43.
Já o art. 129 estabelece a propriedade da marca e seu uso exclusivo tão somente!
Onde está o modus, onde estão os verbos que competem ao titular do registro? Não estão ali.
Estão no art. 190, que declara crime importar produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada.
Aqui, sim, temos uma proibição. Ao contrário, se o produto está assinalado com marca lícita poderá ser importado…
Sobra, então, uma área gris.
A marca importada não foi criminosamente reproduzida ou imitada, mas não assinala produto que tenha sido importado pelo titular de patente (art. 68, §4º).
O titular da marca não pratica abuso de patente e, portanto, pode impedir a importação por terceiros do produto patenteado (exaustão nacional de patente).
Nessa área agora o titular da marca está sujeito à exaustão nacional (art. 132, III). Mas quando estará sujeito à exaustão internacional?
Acredito eu que quando o titular da marca praticar abuso de seu direito, como no caso das patentes.
Em outras palavras, se o titular do registro da marca a utiliza para provocar aumento injustificado de preços, por exemplo, o aplicador da lei poderia considerar a exaustão internacional da marca.
O relator do acórdão sob comento, min. Sidnei Beneti ressalvou em seu voto:
Ressalvem-se situações específicas cujo regramento ainda pende determinar, como o debate a respeito da importação paralela de medicamentos – que, no âmbito da União Europeia, os preços de medicamentos não podem ser determinados livremente pelo fabricante e os governos podem interferir na fixação do preço cobrado – o que, pela especificidade do produto, forçosamente trará consequências para o conceito de exaustão nacional, regional ou internacional.
Certos casos, como o dos medicamentos, podem, ainda, vir a receber tratamento legal diferenciado, imposto por necessidade de Estados determinados, cuja legislação dosa as premências e conveniências nacionais, especialmente a necessidade de fornecimento de determinadas áreas do consumo – mas de nenhuma dessas hipóteses se cogita no caso presente, em que se está diante de importação de whiskies, produto desprovido de fornecimento imprescindível e, ademais, com farto fornecimento por diversos produtores e marcas em salutar concorrência no mercado nacional.
Tão discutível quanto a conclusão do acórdão é o final dessa transcrição que se refere a whisky como produto desprovido de fornecimento imprescindível…
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1 Registro da marca “GA GERAÇÃO AUTOMÓVEIS” sob 825535468, depositada em 24/6/03 e concedida aos 25/5/10, sem direito ao uso exclusivo de “AUTOMÓVEIS”.
2 Registro da marca “GERAÇÃO AUTOMÓVEIS” sob 826986510, depositada em 29/11/04 e concedida aos 5/3/13, sem direito ao uso exclusivo de “AUTOMÓVEIS”.
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*Atualizado em 14/2/19.
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*Newton Silveira é sócio do escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados – Advogados.
